浅论发明专利申请文件的修改

　　[论文摘要]《专利法》规定发明专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。《专利法实施细则》规定了发明专利申请文件的修改主体、时间、方式和修改不符合《专利法》要求的法律后果。《审查指南》对发明专利说明书和权利要求书的允许修改的范围、具体途径和修改方式规定得较为具体，具有可操作性，但是它属于部门规章，法律效力较低，而且它主要规范专利审查员审查专利的程序。《专利法》及其实施细则可以吸收审查指南有关发明专利申请文件修改的规定，使发明专利申请文件的修改制度进一步成熟、稳定。

　　一 有关专利申请文件修改的相关法律规定及其弊端专利申请文件修改是指专利申请人向国家专利行政管理机关提出专利申请以后、专利批准以前对专利文件中的有关技术方案、权利要求及其他问题予以修改的专利申请行为。专利申请人对申请文件修改的主要原因有：使专利申请技术方案更具专利三性;重新确定技术范围;澄清拟解决的技术疑难问题;纠正表述错误等等。专利申请文件的修改分为：发明专利申请文件的修改、实用新型专利申请文件的修改和外观设计申请文件的修改，其中发明专利申请的文件涉及修改法律问题较多且比较疑难。

　　《专利法》第三十三条：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”《专利法实施细则》第五十一条至第五十三条规定了专利申请文件修改的时间、主体、程序及其法律后果。国家知识产权局的《审查指南》第一部分4. 4规定了专利申请文件修改的初步审查程序，第二部分5. 2规定了专利申请文件修改的实质审查程序。初看起来，我国对专利申请文件的修改的法律规则已经制定了较为完备的法律体系，实则不然。主要弊端表现如下：《专利法》对此规定得太原则，操作性不强，《专利法实施细则》的规定比《专利法》详细一些，但依然规定得较为原则性，不具有可操作性，对专利申请人可以修改什么具体内容仍然没有规定;《审查指南》对专利申请人可以修改什么不可以修改什么规定得较为明确详细，但它是部门规章，是专利审查的法律程序，法律效力比《专利法》及其实施细则低，况且是对专利审查设定的审查规则。一般专利申请人要充分理解其审查规则不是一件易事，然而专利申请人能否获得专利关键乃是通过国家知识产权局的专利审查。因此，《专利法》及其实施细则对专利文件修改的规定应进一步具体化，可操作化，至少应明确规定专利申请文件修改的范围、程序、法律后果以及对之专利审查的规则、程序。

　　二 发明专利修改的主体、时间、范围及其存在的问题根据《专利法实施细则》第五十一条发明专利申请文件修改可以由申请人主动提出修改，国家专利行政部门也可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。另外，申请人在收到国务院专利行政部门发出审查意见书要求对专利申请文件进行修改的，按照通知书的要求对发明专利申请文件予以修改;这种修改通常称为申请人的被动修改。由此可知，修改的主体有申请人和国务院专利行政部门两个;申请人的修改有主动修改和被动修改两种情形。根据《专利法实施细则》第五十一条的规定，申请人主动提出修改的时间是：对发明专利提出实质审查时和申请人受到国务院专利行政部门发出发明专利申请进入实质审查阶段的通知书三个月内。这样修改的时间规定表面看起来是确定的，实质上只是原则性的规定，随着各个具体的发明专利申请案的具体情况不同而不同。《专利法》第三十五条规定，发明专利申请人可以自申请日起三年内随时向国务院提出对其申请进行实质审查;国务院专利行政部门认为必要时也可以对发明专利申请进行实质审查。国务院专利行政部门会不会认为有必要进行实质审查?什么时候认为有必要进行实质审查?什么条件构成有必要进行实质审查?有关这些问题专利法及其实施细则均没有明确界定， 给人一种不确定的答案。

　　除上述两个时间外，发明专利申请人一般不能主动对其申请进行修改。《审查指南》第一部分第一章4. 4：“初步审查时，对申请人依据专利法实施细则第五十一条的规定在实质审查请求的同时主动提出的修改不予审查”[1]32.“然而，对于虽然其修改时机或方式不符合专利法实施细则第五十一条的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要修改的文件消除原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书要求进行的修改，因而经此修改的申请文件可以被接受。这样处理有利于缩短审查程序”[1]128.《审查指南》例外规定说明申请人只要满足以下两个条件就可以在申请日至实质审查以前对申请文件主动修改：一，修改后的文件消除了原申请文件存在不被授予专利权的缺陷;二，修改后的文件具有被授予专利权的前景。实际上，发明专利申请人向国务院专利行政部门申请专利的目的就是为了获得专利授权，而修改申请文件的目的也是为了消除申请文件存在的种种缺陷从而获得专利授权。可以说，这个例外规定范围相当广泛，而且授予审查员的权限也相当大。从专利审查实务操作的角度说，《审查指南》的上述规定修正了《专利法实施细则》第五十一条第一款的规定，有越权立法之嫌，这种修正是否符合《立法法》的相关规定有待于商榷。

　　申请人根据国务院专利行政部门发出审查意见书对申请文件的被动修改，按《专利法实施细则》的规定来看，授予其可以修改的时间较长，次数也较多。在初步审查阶段，审查员对发明专利申请文件会做出初步审查意见通知书。如果初审合格，申请的发明专利进入实质审查阶段;如果初审不合格，审查员会在初步审查意见书中对申请文件存在不被授权的情况予以说明。申请人应按照初步审查意见书予以修改使申请的发明专利达到被授权的前景。如果申请人的修改克服了原申请文件的缺陷，一般来说初审就会合格，专利进入到实质审查阶段;相反，则会被驳回专利申请，从而结束专利申请程序。在发明专利实质审查阶段，原则上，申请人应按照审查员发出的审查意见书对专利申请文件予以修改，克服原申请文件不被授权的缺陷，使之达到被授予专利权的前景。实质审查阶段，申请人修改次数可以有多次，但审查员通过发出审查意见书指出专利申请存在不被授权的缺陷一般来说不超过两次。如果第一次审查员明确指出以后，专利申请人不作出合理解释或者按要求予以修改，消除不被授权的缺陷，专利申请将会被专利行政部门驳回;如果消除了缺陷，专利申请进一步审查。如果发现有不被授权的情况，国务院专利行政部门一般会驳回专利申请。但在一些具体的专利审查中，审查员也还可以给予申请人的再次修改机会，这种情形在专利审查实务中比较少见。[page]

　　什么是不得超出原说明书和权利要求书记载的范围?专利法及其实施细则对此没有明确界定，因此《专利法》再次修改时应对此与以界定，以利于专利制度的进一步完善。对此，学理上认为：“所谓原说明书和权利要求书记载的范围是指在申请日所提交的说明书(包括附图)和权利要求书所表达的内容，以及本领域技术人员从说明书和权利要求书所表达的内容中直接推导的内容。修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是指不得以增添、删节或者替换等修改方式，导致修改后的申请文件中增加了原说明书和权利要求书没有记载并且又不能从其中直接推导的内容”[2].

　　三 发明专利说明书和权利要求书的修改对发明专利申请文件的修改总的原则是不超出申请提出时原来公开的范围(原始公开)。按《专利法》第三十三条的规定，原来公开的范围是原说明书(包括附图)和权利要求书记载的范围。根据知识产权局颁布的《审查指南》第二部分第八章5. 2的规定，说明书的修改和权利要求书的修改有所不同。“对于说明书的修改，主要有两种情况，一种是针对说明书本身存在的不符合专利法及其实施细则规定的缺陷作出的修改，另一种是根据修改后的权利要求书作出的适应性修改，上述两种修改只要不超出原说明书和权利要求书的记载，一般是允许的”[1]132.也就是说：说明书的修改决不能超出原始公开的范围，不能增加新内容。“申请人通过补充当时现有技术资料，消除说明书中的含糊不清或者先后矛盾之处，或者解决说明书和权利要求书之间的不一致，将原来在权利要求书记载的内容补充进说明书之中，都是允许的，但是以不超出原说明书(包括附图)和权利要求书记载的范围为限”[3].至于权利要求书的修改主要包括：“通过增加或变更独立权利要求的技术结构，或者通过变更独立权利要求的主题类型或主题名称以及相应技术特征，来改变该独立权利要求保护的范围;增加或者删除一项或多项权利要求;修改独立权利要求，使其相对于最接近的现有技术重新划界;修改从属权利要求的引用部分，改正其引用的关系，或者修改从属权利的限定部分，以清楚地限定该从属权利要求请求保护的范围。对于上述修改，只要修改后的权利要求的技术方案以清楚记载在原说明书和权利要求书中，就应该允许”[1]130.这段话也就是说：权利要求书所请求保护的技术方案可以修改，但修改的技术方案不能超出原说明书和权利要求书所公开的范围;权利要求书的主权利和从属权利可以修改，但修改后请求的保护范围不能超出原权利要求书所请求的保护范围;修改权利要求书应符合清楚、简洁、明了和单一性的专利撰写要求。

　　对发明专利说明书和权利要求书修改的具体途径是：增加、改变和删除。但是“作为一个原则，凡是对说明书(及其附图)和权利要求书，作出不符合专利法第三十三条规定的修改，均是不允许的。具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请公开的信息不同，而且又不能从原申请公开的信息中直接地、毫无疑异地导出，那么修改就是不允许”[1]134.发明专利申请文件修改的方式主要有：一种，除个别文字的修改或者删除外，按照规定格式对说明书或者权利要求书的修改部分提交替换页;另一种，对于申请文件中个别文字、标记的修改或者增删及对发明名称或者摘要的明显错误，审查员依职权直接在专利申请文件上予以修改，但审查员应把修改的情况通知申请人。

　　四 解决问题的思路发明专利申请文件的修改涉及到专利申请能否得到国务院专利行政部门的批准，对专利申请人来说，其法律后果较为严重;另一方面，发明专利申请文件修改的规则也涉及到专利法律制度的宗旨在专利具体实务中能否得到贯彻实施，涉及到科技兴国战略的具体实施。因此，《专利法》对之规定应进一步具体化、可操作化，把《审查指南》有关发明专利说明书和权利要求书的允许修改范围、修改的具体途径吸收到《专利法》或者《专利法实施细则》中，使之成为具有普遍约束的具体专利制度，而不仅仅是约束专利审查员的专利审查规则，因为申请人要获得专利必须通过审查员的专利审查。同时，《专利法》及《专利法实施细则》对专利申请文件修改的时间、程序、法律后果、修改的主体以及专利审查员对修改后的申请文件的审查程序应进一步具体化和可操作化，从而使专利申请文件修改的法律制度成为较为成熟、稳定的专利法律制度。笔者认为，对《专利法》第三十三条应予以修改，在保留第一款的基础上，增加第二款，内容为“不得超出原说明书的记载范围指不得超出原说明书内容的记载范围，特别是原说明书发明内容的记载范围。不得超出原权利要求书记载的范围是指原权利要求书对要求保护的技术方案的记载范围。专利申请人对专利文件进行修改的次数不得超过两次。”同时对《专利法实施细则》第五十一条第四款增加一句：“国务院专利行政部门对文字和符号的自行修改不得引起专利内容的实质变化，尤其不得引起专利发明内容的实质变化。”这样修改的理由是：进一步详细规定了专利说明书和权利要求书修改的范围不得超出原专利说明书和权利要求书的范围的具体内容，使之进一步具有操作性;同时也对国务院专利行政部门自行修改设定基本的专利修改原则，更好贯彻专利法律制度的基本宗旨。