商标使用许可合同纠纷

　　上诉人广州市都澎贸易有限公司(以下简称都澎公司)因商标使用许可合同纠纷一案，不服泉州市中级人民法院(2004)泉民初字第172号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人都澎公司的委托代理人陈满平、被上诉人晋江市施尔美鞋塑有限公司(以下简称施尔美公司)的委托代理人林清贇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　原审法院查明，2003年12月2日，原告(合同乙方)与被告(合同甲方)签订一份《“SIDUOPU”商标使用许可合同》，约定甲方将其在国内拥有合法许可使用权的第二十五类“SIDUOPU”商标许可给乙方使用。使用期限自2004年1月1日至2009年1月1日止。使用范围为第二十五类注册中的250132运动鞋、250141运动靴。使用地域为中国所有区域(香港、澳门特区除外);代理费用的数额及支付方式：首年代理金二十万元，第二年代理费二十八万元，后依次递增一万元，五年代理金共计一百三十八万元;乙方须在签订合约时支付首批代理金二十万元，后应在每年的6月30日前向甲方支付下一年度的代理金。乙方保证使用本商标所有商品质量，甲方有权对乙方使用其申请注册商标的商品进行质量监督。乙方使用的“SIDUOPU”商标，需按甲方向国家商标局申请注册的商标为准，使用的商标标识由乙方按核准申请注册的商标自行制作。甲方在合约的有效期间内，不得在授权乙方的区域范围内委托任何其他个人或集体在第二十五类注册中的250132运动鞋、250141运动靴上使用该商标。2003年12月18 日，被告出具一份《授权证明书》交原告收执。《授权证明书》载明，法国都澎国际集团有限公司是已在法国和中国注册申请“SIDUOPU”商标的合法许可使用人，特授权本公司在中国区域内独占使用该商标。经由本公司现授权福建省晋江市施尔美鞋塑有限公司在中国区域内生产和行销男女式运动鞋(第二十五类注册中的250132运动鞋、250141运动靴)并负责该类产品的相关设计和广告业务。许可使用期限五年(自2004年1月1日至2009年1月1日止)，但要依约换取下一年度的授权证明书，并有法国都澎国际集团有限公司品质管理部核发《产品质量标准HLN 》作为福建省晋江市施尔美鞋塑有限公司生产以上产品的质量标准，由法国公司对此产品的质量进行鉴别，并印制“法国都澎国际集团有限公司授权”字样，以此证明。2003年12月 6 日，原告通过中国农业银行晋江市支行汇给被告第一年代理费二十万元。2004年 3月31日，双方又签订《“SIDUOPU”商标使用许可合同》一份，该合同内容基本上与双方于2003年12月2日签订的第一份合同内容相同，只是在以下几个细节上进行了变动：使用期限自2004年4月1日至 2014年4月1日;乙方须在每年的9月30日前向甲方支付下一年度的代理金;合同书上另附有三款样鞋图案。庭审中，被告代理人称诉争商标的申请注册人为被告公司的法定代表人彭乘龙，目前该商标正在申请注册中，尚未得到国家商标局的最后核准。至于该商标是否在外国注册，其并不清楚。

　　原审法院认为，本案合同诉争的“SIDUOPU”商标尚未经国家商标局核准注册，为未注册商标。我国对商标的管理实行的是自愿注册原则，但以法律法规明确规定的为例外(如烟草、人用药品等)。《中华人民共和国商标法》仅规定注册商标人可以通过签订商标使用合同，许可他人使用其注册商标，并无规定未注册商标的所有人不得许可他人使用其未注册商标。且本案诉争商标使用的商品(运动鞋)并不属于《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国商标法实施细则》规定的“国家规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册”的商品范围内，商标是否经核准注册并不影响本案原、被告间商标许可使用合同的效力，原告以被告许可其使用的商标未经注册为由主张合同无效，缺乏依据，不予采信。当事人在签订合同时，应遵循诚实信用原则，不得故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况。被告主张法国都澎国际集团有限公司是已在法国和中国注册申请“SIDUOPU”商标的合法许可使用人，该法国公司授权被告在中国区域内独占使用该商标。被告在与原告签订商标使用许可合同时，即提供了上述的情况，但从本案的证据材料看，并无法证实被告的主张。且嗣后被告又未能依约向原告交付诉争商标的商标注册证及相关协议，造成合同无法继续履行，被告对此负有过错，应承担相应的违约责任。综上，原、被告之间签订的商标使用许可合同，主体适格，意思表示真实，且内容又不违反法律法规的强制性规定，应认定为有效。鉴于原、被告双方均已同意解除合同，予以准许，本案的合同予以解除。由于被告的违约行为造成合同无法继续履行，被告应负相应的过错责任，被告应退还原告已支付的使用费二十万元。原告提出被告应赔偿其经济损失十万元，对此并未提供相应的证据，该请求不予支持。被告辩称原告违约使用该商标，无法继续履行合同的过错在于原告，缺乏事实与法律依据，不予采信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第四十二条第一款第(二)项、第九十三条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、解除原告晋江市施尔美鞋塑有限公司与被告广州市都澎贸易有限公司签订的《SIDUOPU商标使用许可合同》;二、被告广州市都澎贸易有限公司应于判决生效之日起七日内支付给原告晋江市施尔美鞋塑有限公司二十万元;三、驳回原告晋江市施尔美鞋塑有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 701 0元，由原告晋江市施尔美鞋塑有限公司负担2500元，被告广州市都澎贸易有限公司负担4510元。

　　一审判决后，都澎公司不服上诉称：1、原审判决在关于违约责任的认定问题上，认定的事实与采信的证据互相矛盾，认定事实明显错误。上诉人在一审中，向法院提交了双方之间的十四份传真函件及《公证书》证明双方已经履行合同，被上诉人也已使用了商标。引起本案诉争的原因，是被上诉人要求超出合同约定在“休闲鞋”上使用商标，责任在被上诉人。上述证据中，《公证书》己被原审判决采信，其他有关往来传真函件，其内容与《商标授权许可合同》、《授权证明书》、《样鞋开发协议书》、《现金付出凭证》等本案其他证据反映的事实相吻合，可以相互印证，亦足以证明是被上诉人超出合同约定使用商标引起诉争。原审判决既认定《授权委托书》和《公证书》为本案的定案证据，同时又否认是被上诉人违反合同约定使用商标的事实，认定的事实与采信的证据互相矛盾，并因此凭空认定上诉人违约，明显是认定事实错误。2、原审判决认定上诉人“未能依约向原告交付诉争商标的商标注册证及相关协议，造成合同无法继续履行”与事实不符。第一，《商标使用许可合同》(下称《合同》和《授权证明书》对许可使用的商标，均明确为“申请注册商标”，亦即是判决书认定的“未注册商标”， 因此，根本不存在交付商标注册证的问题。至于相关的授权协议，上诉人早在合同签订时已向被上诉人提供，被上诉人庭审时也已承认。第二，合同签订后，上诉人已向被上诉人出具了《授权证明书》，交付了相关的文件，履行了合同约定的相关义务。被上诉人也交付了第一年的使用费，并使用了商标。根本不存在《合同》无法履行的问题。第三，上诉人是否交付“商标注册证及相关协议”，事实上也不影响《合同》的履行。因为，《合同》第七条明确约定了商标标识由被上诉人自行制作。而且，该商标也没有发生使用权纠纷，没有证据证明，因此影响被上诉人的使用。因此，是否提供商标注册证及相关协议，并不影响该商标的使用。3、原审判决以上诉人违约为由判决解除合同，适用法律明显错误。《合同》约定的期限是十年，双方第一年的义务已经履行。解除《合同》是因为被上诉人违约并起诉主张无效，没有继续履行的诚意，所以上诉人同意解除。由于《合同》解除是被上诉人的违约行为造成，且被上诉人实际已使用了商标，原审判决上诉人退还使用费，没有任何法律依据。综上，上诉人已履行了《合同》约定的义务，被上诉人也使用了该商标，《合同》解除是因被上诉人违约造成，上诉人依法或依合同约定，均无须退还使用费。原审判决认定事实错误，适用法律不当，请求：撤销福建省泉州市中级人民法院(2004)泉民初字第172号民事判决书第二项，依法改判驳回被上诉人诉讼请求;本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。[page]

　　经审理查明，一审查明的事实基本属实，本院还查明：1、一、二审庭审时双方均表示同意解除合同。2、根据上诉人与被上诉人签订的第二份《“SIDUOPU”商标使用许可合同》，上诉人许可被上诉人使用讼争商标自2004年4月1日起至2014年4月1日止，事隔二个多月后，被上诉人向原审法院提起诉讼，请求解除合同退还使用费等。

　　本院认为，上诉人与被上诉人签订的《“SIDUOPU”商标使用许可合同》，系双方真实的意思表示，且未违反相关法律规定，为有效合同。被上诉人于2003年12月6日向上诉人支付了第一年的商标许可使用费(代理金)贰拾万元整，2004年6月被上诉人起诉，被上诉人未在产品上实际使用“SIDUOPU”商标，也没有因此获利。一、二审庭审中，上诉人与被上诉人均同意解除合同，结合本案实际情况，从公平角度出发，可返还部分使用费。被上诉人主张上诉人应全部归还其商标使用费20万元，由于被上诉人没有充分举证证明导致其不能使用讼争商标的责任在于上诉人的过错所致，故不予采纳。依照诉讼双方签订的合同，上诉人已履行其相关义务，故一审判决认定上诉人构成违约没有事实依据，上诉人关于这部分上诉理由有理，但其关于不予退还商标使用费的主张有违民事活动的公平原则，对其请求不予全部支持。综上，根据《中华人民共和国民法通则》第四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)项的规定，判决如下：

　　一、维持(2004)泉民初字第172号民事判决第一、三项;

　　二、变更(2004)泉民初字第172号民事判决第二项为：上诉人广州都澎贸易有限公司应于本判决生效之日起七日内支付给被上诉人晋江市施尔美鞋塑有限公司人民币十万元。

　　本案一、二审案件受理费各7010元，由上诉人广州市都澎贸易有限公司、被上诉人晋江市施尔美鞋塑有限公司各负担一半。

　　本判决为终审判决。